분할출원 시 선출원 주의의 적용
(특허법 제36조2항에서의 ‘동일한 발명’의 해석)
1. 서론
한국 특허법은 선출원주의를 채택하고 있으며, 동 특허법 제36조2항에서는 「동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.」고 규정하고 있다.
이와 관련하여, 원출원과 분할출원이 등록된 상황에서 원출원을 이유로, 분할출원에 대해 선출원주의 위반(제36조제2항)을 적용할 수 있는 지에 대하여 논란이 있다.
2. 심사지침서 및 관련 논의
한국 특허청의 심사지침서에서는 선출원주의 적용시의 발명의 동일성 판단에 대하여 다음과 같이 기재하고 있다.
- 선출원이 하위개념이고, 후출원이 상위개념인 경우, 후출원은 선출원 주의 위반
- 선출원이 상위개념이고, 후출원이 하위개념인 경우, 원칙적으로 후출원은 선출원 주의 위반 아님. 다만, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다(대법원 84후30).
- 상위개념 및 하위개념이 동일자로 출원된 경우, 선출원 주의 위반 아님
3. 판례의 태도
(1) 대법원의 관련법리
원출원-분할출원의 관계에서, 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다(대법원 2002후2778 판결 등).
(2) 최근 특허법원 사례
특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결은 분할출원이 원출원에 대해 선출원 규정에 위반되어 무효심판이 청구된 사건으로 심사과정을 살펴보면, 원출원 심사에서 심사관은 청구항 2, 3에 대해 거절결정을 했고, 출원인은 청구항 3을 분할출원하고 청구항 2에 대해서 심판을 청구하여 취소환송 후 등록받았고 분할출원도 심사관이 거절했으나 취소환송 후 등록받았다. 사실관계에서 알 수 있듯이, 원출원 및 분할출원은 모두 하나의 출원에 있던 것으로 출원인은 하나의 출원으로 등록 받고자 했으나 심사관이 잘못된 거절결정을 함으로써 하나의 출원에 있던 청구항들이 분리되었던 것이다.
특허법원에서는, 분할출원의 청구항 1 기재발명과 원출원의 청구항 2 기재발명에 대하여, 양 발명이 동일한 기술사상에 기반하고 있고, 구체적으로 채택한 기술적 구성의 차이가 단순히 표현을 달리한 것, 발명의 포섭 범위를 달리한 것에 불과하거나 주지관용기술을 부가, 삭제, 변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에는 실질적으로 동일한 발명에 해당한다는 대법원의 법리를 적용하여, 분할출원의 청구항 1 기재발명과 원출원의 청구항 2 기재발명은 동일한 발명이라고 판단하고, 분할출원을 원출원을 이유로 선출원주의 위반(제36조제2항)이라고 하였다.
이에 대해서는, 특허청의 잘못에 의해 어쩔 수 없이 하나의 출원이 2개로 분리되었는데 법원은 그것을 특허권자 잘못이라고 하고 있다는 비판이 있다.
4. 시사점
특허청구범위가 여러 개의 항이 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로, 거절된 청구항들에 대하여 등록 가능한 종속항만을 분할출원하여 먼저 등록받고, 거절된 청구항에 대해서는 심판 청구로 대응하는 경우가 종종 발생한다.
이러한 경우, 원출원과 분할출원 사이에 선출원주의 위반이 적용될 여지가 있으므로, 판례의 법리에 따라 특허법 제36조제2항의 적용 가능성에 주의하여야 할 것이다.